Как зарегистрировать товарный знак с неохраняемым элементом

Казалось, что регистрация товарного знака станет для владельца шоу-рума формальностью. Но Роспатент отказал: в названии оказался неохраняемый элемент. История могла закончиться потерей бренда.

Елена Лучинина, федеральное патентное бюро Железно

Как зарегистрировать товарный знак с неохраняемым элементом

Расскажу, как удалось оспорить решение ведомства.

Регистрация бренда: проблемы

Предприниматель обратился в «Железно», чтобы зарегистрировать для шоу-рума товарный знак MIO BOUTIQUE. Случай был непростым по нескольким причинам:

Зарегистрировано уже много похожих брендов.
У знака есть неохраняемый элемент. Это могло стать преградой при регистрации.

Неохраняемые элементы – это слова, права на которые нельзя зарегистрировать. Они не могут кому-либо принадлежать. С их помощью продавцы могут описывать свои товары, услуги или компанию.

К неохраняемым элементам относятся:

Общие названия видов деятельности (бутик, булочная, кафе).
Термины из науки и техники (кадастр, вакцина, интернет)
Названия товаров (мебель, хлеб, стол).
Описательные слова (цветочный, свежий, online).
Буквы, цифры и их простые сочетания (А, 9, 36, SDVK).
Простые картинки и символы (линии, геометрические фигуры, значки ?, #, °C).
Реалистичные изображения.
Частые фамилии (Иванов, Петров, Сидоров).
Доменные зоны (.рф, .com, .kz).
Государственные символы (флаг, герб, эмблема).
Географические названия (Москва, Аляска, Киров).

Защита бренда

Менять название клиент не хотел. Наши эксперты решили дать знаку шанс на регистрацию. Мы подали заявку и получили предварительный отказ. Мешали три обозначения:

MIO
MIO shoes & accessories
МИО обувь & аксессуары

Также Роспатент проверял каждое слово отдельно:

MIO – местоимение со значением «мой». Это слабый элемент – он не влияет на значение знака.
Слово BOUTIQUE указывает на вид магазина. Это неохраняемое слово. И регистрация с ним запрещена.

Как мы выстроили защиту для бренда MIO BOUTIQUE:

Во-первых, подчеркнули различие знаков по значению. MIO BOUTIQUE на итальянском – «мой бутик». Это цельное словосочетание. Тогда как знаки MIO/МИО – это просто местоимение.

Во-вторых, доказали различие знаков по звучанию – букв и звуков в заявленном названии больше, чем в трех других. А слова shoes & accessories / обувь & аксессуары – неохраняемые.

В-третьих, нашли примеры брендов, где слово BOUTIQUE охраняется.

Специалисты Роспатента приняли доводы и вынесли решение в нашу пользу. Товарный знак зарегистрировали, хотя шансы были невелики.

Как доработать товарный знак

Если предприниматель уже сформировал свой бренд, а в нем неохраняемая часть, её можно вынести из-под охраны. Такие элементы не будут защищены исключительным правом владельца знака. Это означает, что другие лица могут использовать эти элементы, даже если они включены в зарегистрированный товарный знак.

Чтобы вынести часть товарного знака из-под охраны, достаточно указать указать это в заявке какие элементы исключаются из охраны. Также нужно предоставить обновленное изображение знака.

Если вы не хотите делить название с другими компаниями, способ отстоять знак – доработать его.

Первое – создайте фантазийное слово. Для этого достаточно добавить к исходному слову отдельные буквы, приставки, суффиксы или целые корни.

Посмотрим, как можно доработать слово «аптека»:

Второе – добавить к «слабому» не охраняемому слову более «сильное» охраняемое. Словосочетание должно иметь смысл и вызывать новые ассоциации.

Сегодня в России зарегистрирован почти миллион товарных знаков. Это значит, что у предпринимателей все меньше шансов придумать уникальный бренд для бизнеса. Но если подобрать правильные аргументы, регистрацию пройдёт и знак с неохраняемым элементом.

Проверьте свой бренд на уникальность. В патентном бюро «Железно» проводим экспертную проверку бесплатно! Оставьте заявку: