Аннулирование товарного знака за неиспользование. Как не потерять бренд

Что означает неиспользование товарного знака

Компания регистрирует товарный знак, чтобы использовать его в бизнесе — маркировать товары, размещать на вывесках, в рекламе. Но если компания закрывается или меняет направление деятельности, зарегистрированный бренд «простаивает».

Например, IT-стартап разработал уникальный сервис для логистики, а его название компания зарегистрировала как товарный знак. Спустя год проект остался без финансирования, разработку прекратили, компания закрылась. Однако бренд остался в реестре зарегистрированных товарных знаков, хотя и не использовался в бизнесе.

Роспатент не отслеживает неиспользование, зато это могут сдать конкуренты. Если они хотят зарегистрировать схожий знак, то вправе аннулировать мешающий бренд в Суде по интеллектуальным правам (СИП).

Особый случай неиспользования: компания работает под зарегистрированным брендом, но при этом меняет его элементы. Например, добавляет или новое слово, фразу или картинку — или убирает часть обозначения. Это тоже рискованно: конкурент может использовать ситуацию в свою пользу и аннулирует товарный знак компании.

Что нужно знать о процедуре аннулирования

Для понимания расскажу, каких действий ожидать, если кто-то попытается забрать ваш товарный знак. 

1. Досудебные процедуры. Владельцу товарного знака, который по тем или иным причинам мешает другой компании зарегистрировать бренд, отправляют письмо. В нём предлагают добровольно отказаться от знака или продать его. 

Бывают случаи, когда продажа – это действительно выгодно. Я уже рассказывала историю, как один из наших клиентов смог заработать на этом 800 тысяч рублей. 

2. Обращение в СИП. Дело доходит до суда, если письмо осталось без ответа или в ответе был отказ. 

Для суда истец представит доказательства, которые будут показывать намерения использовать похожий знак для конкретных товаров. Например, он покажет:

• реальное производство похожей продукции,

• возможность производить товары,

• такой же или сходный знак за рубежом,

• такое же или сходное фирменное наименование,

• заявка на регистрацию такого же или сходного знака.

3.  Для подкрепления своих намерений истец может собрать дополнительные документы:

• договоры на создание упаковки или вывесок с похожим обозначением,

• договор аренды производственного помещения,

• договоры, в которых вы указаны как производитель,

• договоры на поставку товаров или услуг,

• договоры на создание упаковки или вывесок с похожим обозначением.

Как не потерять знак из-за неиспользования

Используйте товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован. Защищается только тот вариант, который стоит в свидетельстве на знак.

В случае существенных изменений знак защиту потеряет. А именно, если произошло следующее: 

• перевод на иностранный язык: Sunny Light → «Солнечный свет»; 

• транслитерация (передача буквами другого языка): «Золотая рыбка» → Zolotaya rybka;

• добавление текста или картинки, меняющее суть знака;

• удаление текста или картинки, меняющее общее восприятие знака. 

Используйте знак для товаров и услуг, которые указали при регистрации. Иногда компания регистрирует бренд для одних товаров, а продает под ним другие. Так вы можете лишиться знака, а также получить жалобу от владельца схожего обозначения.

Фирма N зарегистрировала товарный знак для косметики, но продавала одежду. Это заметил ИП с похожим названием, официально оформленным для одежды. Предприниматель не давал разрешение торговать под его брендом, поэтому направил компании N претензию. В ней он потребовал прекратить продажу товаров и выплатить компенсацию 100 000 рублей. Компании N пришлось заплатить и убрать товары с продажи.

Сдайте знак в аренду. Если вы понимаете, что товарный знак не используется, то его можно передать в аренду. Так вы спасете знак и заработаете на нем. Для оформления аренды потребуется лицензионный договор. Его нужно обязательно зарегистрировать в Роспатенте. 

Например, владелец спортивного магазина зарегистрировал знак 25 класса МКТУ (одежда) и 28 класса (игрушки и спортивные товары). Пока ему нужен лишь 25 класс для одежды, 28 он зарегистрировал на перспективу. Чтобы не лишиться знака, бизнесмен заключает лицензионный договор на два года с производителем спортивного оборудования (28 класс).

Если у вас есть вопрос по защите интеллектуальной собственности, обращайтесь в патентное бюро «Железно». Мы подробно проконсультируем по выбору нужных и перспективных классов МКТУ.  Проведем предварительную проверку вашего обозначения и скажем, можно ли зарегистрировать его в неизменном виде или потребуется доработка. Деньги берем не за процесс, а за результат! 

Оставить заявку можно на сайте «Железно», в WhatsApp по номеру +79229092784 или Telegram @pb_zhelezno.